[ 唐青林 ]——(2010-12-20) / 已閱7549次
上海博達數據通信有限公司訴孫巍等侵犯計算機軟件商業秘密糾紛案
唐青林
一、案件來源
上海市浦東新區人民法院（1998）浦知初字第12號、上海市第一中級人民法院（2001）滬一中知終字第3號判決書。
二、案件要旨
當企業員工研究、開發的商業秘密符合：為履行法人或者其他組織的崗位職責或者承擔其交付的其他技術開發任務；離職、退職、退休后一年內繼續從事與其原所在法人或者其他組織的崗位職責或者交付的任務有關的科學研究和技術開發；或主要是利用企業的物質技術條件所完成的三種情形之一的，可認定該商業秘密屬于員工的職務技術成果，該商業秘密歸企業所有。
三、基本案情
博達X.25智能通信網卡是原告博達公司開發的系列產品，該網卡與博達X．25PRO卡于1994年通過檢驗中心入網檢測。被告孫某原是博達公司工作人員，1996年6月27日、1997年3月20日，博達公司與孫某先后簽訂兩份開發項目立項書，由孫某依次開發博達Frame Relay(幀中繼)網卡產品、博達X．25Ⅱ型卡在DOS下的驅動程序，這兩份立項書都約定與該項目有關的一切技術權益歸博達公司所有，孫某應對開發過程中所涉及的有關博達X．25Ⅱ型卡源程序、技術秘密、資料以及相關技術承擔保密義務。為開發上述項目，博達公司提供給孫某摩托羅拉庫程序、博達公司開發的MAIN程序、博達X．25智能通信網卡等技術資料。
1997年7月31日，博達公司開出退工通知單，準許孫某辭職。后孫某跳槽到被告深誼公司處，參與了深誼公司X．25通信網卡的開發、研制工作。博達公司X．25智能通信網卡和深誼公司X．25通信網卡都給各自帶來利益。
后博達公司以孫某、深誼公司侵犯其商業秘密為由，向上海市浦東新區人民法院提起訴訟。
在訴訟過程中，法院委托上海計算機軟件技術開發中心（以下簡稱“軟件中心”）對博達公司和深誼公司X.25網卡源程序進行比較鑒定，結論為：博達X.25網卡源程序共128個文件，深誼公司X.25網卡源程序共125個文件，這125個文件在博達公司128個文件中都能找到同名文件，其中101個文件內容相同，其它24個文件內容有少量差別。上述125個文件中，73個文件在互聯網上可以免費下載，另外40個文件可以購買，二者合計113個文件。剩余12個文件中，有5個文件雙方完全相同，另外7個文件內容大部分相同。
四、法院審理
浦東新區法院審理后認為，博達X．25智能通信網卡源程序與深誼公司X．25通信網卡相互對應的125個文件中，73個文件在互聯網上可以免費下載，另外40個文件可以購買，故這113個文件不符合商業秘密不為公眾所知悉這一特征，不構成商業秘密。除上述113個文件以外，另外12個文件是博達公司自行開發的，屬于非公知技術，它們具有實用性和經濟價值，又經博達公司采取了通過與孫某簽訂保密條款等措施，因此符合商業秘密的構成要件，應受法律保護。上述12個構成商業秘密的源程序文件與深誼公司X．25通信網卡相對應的文件相比，有5個文件完全相同，另外7個文件內容大部分相同，故兩者在本質上相同。孫某曾在博達公司處從事網卡的開發工作，其后跳槽到深誼公司處，參與相同的X．25通信網卡的開發、研制工作，故可認定孫某對博達公司的商業秘密具有接觸條件，又由于孫某和深誼公司都無法對其產品中與構成博達公司商業秘密的12個文件中的5個文件完全相同、7個文件大部分相同的事實作出合理、科學的解釋，故可以推定孫某違反約定向深誼公司披露了博達公司的商業秘密；深誼公司應當知道孫某的上述行為，但仍使用經孫某披露的屬于博達公司的商業秘密。孫某與深誼公司共同構成對博達公司商業秘密的侵犯。據此，法院判決：被告孫某、深誼公司停止生產、銷售涉及博達公司博達X．25智能通信網卡EDX子目錄下12個文件的侵權產品；二被告應于判決生效后一個月內在《計算機世界》等報刊上刊登啟示，就各自不正當競爭行為向博達公司賠禮道歉；并于判決生效后十日內共同賠償博達公司經濟損失10萬元。
判決后，當事人均不服，向上海市第一中級人民法院提起上訴。
博達公司的上訴理由是：原審法院認定博達X.25智能通信網卡源程序與深誼公司X.25通信網卡相互對應的125個文件中，73個文件在互聯網上可以免費下載，另外40個文件可以購買，這113個文件不符合商業秘密不為公眾所知悉的特征，不構成商業秘密。但是，孫某和深誼公司不能有效證明其購買這40個文件的相關事實，也無法證明在本案侵權行為發生時（1997年），其就已從互聯網上下載了73個文件；還應判令二被上訴人立即銷毀已經生產的侵權產品；原審法院判決孫某和深誼公司賠償10萬元，金額明顯過少。
孫某、深誼公司的上訴理由主要為：博達公司拿不出購買的摩托羅拉庫程序的正版軟盤和使用授權書，故其是使用侵權軟件來開發網卡的，其產品本身是侵權產品，毫無權利可言；博達公司未要求員工離職時歸還博達X.25網卡源程序軟盤，即包括孫某在內的離職員工都合法地帶走這種軟盤。因此，博達公司的源程序早已流傳在外，不能構成技術秘密等。為此，請求本院撤銷原審判決。
二審中，上海市一中院查明：博達公司于1994年11月14日與上海鴻天電子技術公司簽訂了一份購銷合同，向后者訂購摩托羅拉68302開發系統及相關軟件。后博達公司以此為開發平臺研制了博達X.25智能通信網卡系列產品。
本案的二審中當事人爭議的焦點有三：
一、博達公司的X.25智能通信網卡源程序是否是博達公司的商業秘密。從軟件中心的鑒定報告來看，博達公司主張商業秘密的網卡源程序共有128個文件，在深誼公司的硬盤中找到同名文件125個，因此，首先可以確定本案爭議的網卡源程序共125個文件。在這125個文件中，博達公司有113個文件來自摩托羅拉庫程序文件。雖然博達公司在開發其X.25網卡時對部分摩托羅拉庫程序文件作了修改，但是這些修改都是少量的，非實質性的，不足以使博達公司產生新的權利。再者，博達公司也未能證明這113個文件原先是摩托羅拉公司的商業秘密，博達公司通過合法受讓后轉而成為其商業秘密。因此，博達公司不具備主張這113個文件為其商業秘密的主體資格，原審法院將這113個文件排除在博達公司主張的商業秘密范圍之外并無不當。博達公司上訴認為孫某和深誼公司無法證明其從境外購置40個文件的事實以及在侵權行為發生時就已從互聯網下載了73個文件，鑒于這40個和73個文件構成了前述博達公司不能主張權利的113個文件，故二審中對博達公司的這一上訴理由無需審理。在扣除了這113個文件后，博達公司剩余的12個文件符合商業秘密的構成要件，應認定為博達公司的商業秘密。
二、博達公司未要求員工離職時歸還博達X.25網卡源程序軟盤是否造成商業秘密的泄露。本案中的商業秘密是計算機軟件源程序信息，信息的載體是軟盤。故博達公司應當要求員工離職時將載有這些信息的軟盤交回，否則一旦軟盤流入對公司不負有保密義務的第三人手中，將會造成商業秘密的泄露，但博達公司沒有這樣做，應該說管理制度上存在著疏漏。但就孫某而言，其曾是博達公司的員工，接觸公司的商業秘密，也與公司訂有保密協議。因而，雖然博達公司在其離職時沒有要求歸還軟盤，但其在離職后仍應信守與博達公司的保密協議，不得擅自披露、使用博達公司的商業秘密。然而根據鑒定報告顯示，與構成博達公司商業秘密的12個源程序文件對應的深誼公司的12個文件中，有5個文件雙方完全相同，另外7個文件內容大部分相同，足以認定孫某違反了與博達公司保密協議的約定，向深誼公司披露了博達公司的商業秘密。深誼公司的法定代表人與孫某是直系親屬關系，孫某又實際參與了與博達公司有競爭關系的深誼X.25網卡的開發、研制工作，故深誼公司應當知道孫某的上述行為，卻仍使用由孫某披露的博達公司的商業秘密，因此深誼公司與孫某共同構成對博達公司商業秘密的侵害。
三、關于博達公司是否使用侵權軟件開發其網卡，以及原審判決孫某、深誼公司共同賠償博達公司人民幣10萬元是否適當。經查，博達公司為研制其X.25網卡曾于1994年11月向上海鴻天電子技術公司購買摩托羅拉開發系統及相關軟件。為此，博達公司提供了購銷合同、增值稅專用發票，上海鴻天電子技術公司亦出具證明予以佐證。博達公司稱由于時隔較長，購買的摩托羅拉庫程序的原版軟盤和使用授權書已損壞、滅失并非違背常理，故孫某和深誼公司僅以博達公司拿不出原版軟盤和使用授權書便否定博達公司使用摩托羅拉庫程序文件的合法性依據不足，不予采納。至于經濟賠償問題，原審法院是在根據博達公司的訴訟請求的基礎上，綜合考慮侵權行為的主觀惡意程度、侵權行為的時間、上訴人維護權益所支付的合理費用等因素，酌情確定損失賠償數額，故該賠償數額也并無不當之處。另博達公司在原審法院起訴時并未要求判令孫某和深誼公司銷毀已經生產的侵權產品，故原審判決中沒有涉及此項并不是原審法院的漏判。
綜上所述，上海市一中院作出了駁回上訴，維持原判的二審判決。
五、律師點評
本案中，博達公司曾通過與孫某簽訂開發項目立項書的形式，與孫某約定研究、開發的相關技術權益均歸博達公司所有，且孫某還應對開發過程中所涉及的有關技術秘密、資料等承擔保密義務。那么，是否企業的商業秘密是由員工研制、開發的，企業就必須與員工先簽訂合同以明確權利歸屬，在哪些情況下，商業秘密歸企業而非由其開發人員所有呢？
根據《合同法》第三百二十六條：“職務技術成果的使用權、轉讓權屬于法人或者其他組織的，法人或者其他組織可以就該項職務技術成果訂立技術合同。……職務技術成果是執行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果。”可知企業員工在履行其職務行為中所取得的職務技術成果（包括商業秘密）也應當屬企業所有。因而，區分商業秘密是歸企業還是歸其開發人員所有，主要是看該信息是否可歸于職務技術成果。根據《促進科技成果轉化法》、《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》等的規定，可知職務技術成果一般可分為以下幾種情形：
（一）、履行法人或者其他組織的崗位職責或者承擔其交付的其他技術開發任務。即按照員工在本單位的工作崗位、職務要求所需完成的研究、開發任務；以及員工接受企業所交給的完成某項科研任務所形成的技術成果。
（二）、離職、退職、退休后一年內繼續從事與其原所在法人或者其他組織的崗位職責或者交付的任務有關的科學研究和技術開發，但法律、行政法規另有規定或者當事人另有約定的除外。即企業員工在離職、退職、退休一年內或與企業約定的期限內，繼續從事原單位的科學研究和技術開發任務，或者為繼續履行原崗位的職責所完成的技術成果也應屬于企業所有。
（三）、主要是利用企業的物質技術條件所完成的技術成果。即使該員工所處的崗位職責或企業未交付其有關科研開發的任務，但該員工在技術成果的研究、開發過程中，全部或大部分利用了企業的資金、設備、器材、原材料、未公開的技術信息和資料等物質條件，并且這些物質條件對形成該技術成果具有實質性的影響，或者該技術成果實質性內容是在企業或者其他組織尚未公開的技術成果、階段性技術成果基礎上完成，則該技術成果也應為職務成果。
綜上，當商業秘密信息符合上述條件之一，屬于是由企業員工的職務行為所研究、開發出來的職務技術成果時，除非企業與該員工另有約定，則該商業秘密理應歸企業所有。
編者注：本文摘自北京市安中律師事務所唐青林律師主編的《中國侵犯商業秘密案件百案類評》（中國法制出版社出版）。唐青林律師近年來辦理了大量侵犯商業秘密的民事案件，為多起涉嫌侵犯商業秘密罪提供辯護，在商業秘密法律領域積累了較豐富的實踐經驗，歡迎切磋交流，郵箱：lawyer3721@163.com，電話：13910169772。
