[ 商家泉 ]——(2011-8-3) / 已閱12172次
知名商品特有名稱對抗商標權的可能性探討
-----以榮華月餅糾紛為例
商標、專利、版權等知識產權沖突問題是目前十分現實的問題，有些已經明確有法規、司法解釋予以界定，但仍有很大一部分處于法律真空區，本文以榮華月餅為例，僅對知名商品特有名稱的形成、認定及對抗商標權的可能性予以探討。
一、榮華月餅糾紛案情簡介：
（一）雙方在大陸的法律權屬基本情況：
1、廣東（佛山）榮華：
（1）榮華食品廠自1983年起，字號及商標使用持續使用“榮華”；
（2）榮華食品廠名稱后變更為順德榮華面包廠，并于1997年合法受讓了山東永樂糖果廠1990年注冊533357號“榮華圖形”商標；
（3）順德榮華面包廠變更名稱為佛山市順德區勒流鎮蘇氏榮華食品廠后，申請注冊“榮華月”并獲得商標注冊證；
2、香港榮華：
1991年申請“榮華”二字為商標，被商標局駁回，理由為與533357號商標構成近似；之后，其多次以“榮華”為核心文字的注冊申請全部被駁回；
94年在東莞以“榮華”為字號成立東莞榮華餅家有限公司。1994年前在大陸沒有實體存在。
（二）二者糾紛起源及經過
1、 二者糾紛起源為：533357號商標在先注冊，香港榮華無法將“榮華”在大陸作為商標使用；
2、 隨即，香港榮華為解決上述問題，以“不正當手段搶注他人有一定影響的商標”為由，申請撤銷“榮華月”商標，經商評委、北京一中院，最終香港敗訴，至此，香港榮華繼續使用“榮華”即具有商標侵權的風險；
3、 為獲得合法的“榮華”使用，并避免造成商標侵權，香港榮華2006年在東莞中院提起認定“榮華月餅”為未注冊馳名商標及知名商品特有名稱的訴訟；
4、 東莞中院認定“榮華月餅”為未注冊馳名商標，但被廣東高院撤銷，直接改判為“榮華月餅”為知名商品特有名稱，判定廣東榮華相關企業構成不正當競爭，理由為：（1）“榮華月餅”與533357號“榮華”不近似；（2）“榮華月餅”具有區別商品來源的顯著特征，應認定為知名商品特有名稱（3）廣東榮華及關聯公司未正當使用533357號“榮華”注冊商標。
二、案件焦點歸納：
1、針對1989年提出申請、1990年獲得注冊商標（榮華），在合法有效存續前提下，與該注冊商標相同或近似的核心文字（榮華）能否在相同類別（月餅）作為特有名稱保護？
2、如不能，廣東榮華80年代即在先使用（字號、商標）的前提下，1997年合法受讓533357號“榮華”，會不會改變上述結論？
3、如可以，則我國商標專用權依注冊產生的原則是否會被動搖，進而擾亂市場秩序？
三、法理論述
反不正當競爭法所規定“知名商品特有名稱、包裝、裝潢”的初衷，即是將在一定區域有一定知名度的未申請注冊商標、外觀專利，在商標權、專利權外予以補充、保護，賦予其部分注冊商標、專利的權力，但十分明顯的是知名商品特有名稱、包裝、裝潢和商業秘密一樣，其本身并不能稱為權力，而只能在個案中認定、保護。
（一） 榮華案對我國現有知識產權制度的意義
本案的實質是商標權和知名商品特有名稱沖突問題，核心是在具有商標權的前提下優先適用商標法還是反法，關鍵是對我國的法治原則、商標依注冊取得專用權原則、私有財產合法不受侵犯原則的大膽沖擊，是對法律面前一律平等原則的另類解讀。在注冊商標持續近20年的穩定狀態下在相同產品上認定另一企業知名產品特有名稱，勢必造成商標制度、知識產權制度的混亂。我們認為，法院判決不能局限于一事、個案，而應考慮整體、全局、歷史與現狀，維護法律正義、秩序而非市場強者，而目前已存在多起保護市場強者的類似案例，最高院是否出臺相關措施予以釋名、規制，我們拭目以待。
（二）、知名產品特有名稱對抗注冊商標的條件
1、未注冊馳名商標對抗注冊商標的條件是，必須在申請日前已成為馳名，我們認為此制度當然可適用于知名產品特有名稱。
2、能夠對抗注冊商標的，除在先專利、字號等以外最行之有效的是未注冊馳名商標，根據相關法律，未注冊馳名對抗注冊商標，須是在商標申請日前即達到馳名商標的程度。目前雖未有有關知名商品特有名稱與商標權沖突的規制細則甚至原則，但當然可以比照未注冊馳名商標對抗注冊商標的理論來處理。
3、未注冊馳名商標的法效等同于注冊商標。反不正當競爭法所調整的是商標、專利、版權專門法所不能的，是兜底法、普通法，其所規定“知名商品特有名稱”的初衷，即是將其當做知名的未注冊商標予以保護，其效力顯然不能和未注冊馳名商標所比，遠遠達不到對抗注冊商標的能力。
（三）、在先使用的知名商品特有名稱即使對抗商標專用權，也須以注冊（或轉讓）商標具有惡意為前提
1、我國是實行注冊商標的國家，原則上不保護在先使用。但卻有充分證據證明他人卻有惡意搶注他人具有一定影響的商標前提下，可向商標行政主管部門申請撤銷，在撤銷未生效前，注冊商標專用權不容質疑。
2、但如何判斷在先使用，往往是多年后無法說清或無證據支持的。鑒于知識產權極強的地域性特點，我們認為：
（1）在先使用必須考慮地域問題，即只有在大陸（法域）范圍內的使用，才是我國商標法所認可的使用；
（2）在大陸地區的使用，必須有實質性生產、銷售、許諾銷售等行為，該行為的最終目的是能夠為消費者在特定場所接觸到該商標的產品。許諾銷售中的難點在于，僅有廣告宣傳（包括新聞或新聞性軟廣告），但并未有產品在大陸流通、存在，是否應認定為商標性使用。對于此問題，如在廣告宣傳后合理時間內其產品在大陸市場出現，可以認定為該商標在廣告宣傳中為商標性使用。
（3）上述表述并非全部否認我國不保護國外、境外的商標使用，最高法以判例明確了在特定條件下保護境外商標性使用的例外。
（四）關于顯著性與知名商品特有名稱的關系
我們認為，只有顯著性極強的文字，才具有區分的功能，才有可能被認定知名商品特有名稱。該顯著性包括文字自身的顯著性及使用過程中產生的顯著性，通常以前者為多見。反觀榮華月餅案，“榮華”源自成語“榮華富貴”，其自身的顯著性很弱，市場具有大量以“榮華”為商標、字號的不同類產品，不具備成為知名商品特有名稱的資質。
（五）關于知名產品特有名稱的地域范圍
知名產品特有名稱具有極強的地域范圍，不同于商標在全國范圍內的唯一性。知名產品特有名稱不能將權力擴展至其產品占有率少甚至沒有市場占有率的區域。但注冊商標專用權不同，其在全國范圍內的既定市場及空白市場均具有專用權，侵權人不能以商標權人在侵權行為地的省、市、縣沒有商標使用、商標產品銷售為由予以抗辯。
（六）非法行為不能以“對市場知名度貢獻大”為由合法化
未注冊商標、知名商品特有名稱是否可以“對市場知名度貢獻大”為由，對抗注冊商標，可參考老干媽案例，法院最終并未保護市場強勢者。
此問題實質是，保護合法權益，是以合法為依據還是以市場強勢為依據。即違法行為是否在較大程度市場正面宣傳、擴張的日積月累，成為合法權力。
（七）在商標轉讓前成為知名商品特有名稱不能對抗商標專用權
商標的轉讓，在合法、善意前提下，受讓人繼承了該商標的全部權利，當然包括轉讓前、注冊后的全部權利。不能以轉讓前即持續使用并具有一定知名度、原商標權人（轉讓人）未予以制止或默示為由，對抗后續受讓人。當然在注冊前即使用并具有一定影響力的可能成為例外。
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