[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已閱6555次
用人單位可否以與員工約定不使用原單位的商業秘密為由，進行侵犯商業秘密的抗辯 ——天驕某某韻軟件某某責任公司與恒生某某股份有限公司等侵害商業秘密糾紛上訴案
案件要旨
根據《江蘇省高級人民法院關于審理商業秘密案件有關問題的意見》的規定，法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業秘密的，不能當然地成為法人或其他組織侵權免責事由。因此，用人單位在雇傭屬于競爭對手的跳槽員工時，應當盡到一定的注意義務，杜絕使用或者侵犯競爭對手的商業秘密材料和信息，也不得僅以與跳槽員工做出不使用原用人單位的商業秘密為由，進行商業秘密侵權的抗辯。
基本案情
被上訴人恒生某某股份有限公司（以下簡稱恒生某公司）成立于2000年12月。被上訴人杭州某某網絡技術服務有限公司（以下簡稱恒生某某公司）成立于2009年11月。天津文化藝術品交易所股份有限公司（以下簡稱天津交易所）成立于2009年9月。
上訴人天驕某某韻軟件某某責任公司（以下簡稱天驕某某韻公司）成立于2011年7月，股東為王某某、天津交易所。
2007年1月4日，王某某與恒生某公司簽訂《勞動合同》，從事研發工作。同日，雙方同時簽訂《保密協議》。2010年6月1日，王某某與恒生某公司、恒生某某公司簽訂《勞動關系轉移協議》，內容為：王某某同意與恒生某公司解除《勞動合同》后和恒生某某公司簽訂《勞動合同》。2010年6月1日，王某某與恒生某某公司簽訂了《勞動合同》，雙方于2010年6月1日簽訂了《保密及競業限制協議》。2011年6月15日，王某某簽署《離職員工承諾書》，保證離職后不帶走含有恒生某某公司商業秘密信息的一切載體，不將這些載體及復制件擅自保留或交給其他任何人；在離職后仍應繼續保守在恒生某某公司任職期間接觸、知悉的屬于恒生網絡公司的商業秘密，直至該商業秘密被依法披露。后孫某某、沈某、高某某分別與恒生某某公司建立了勞動關系，并簽訂了相應的保密協議。
2010年2月5日，天津交易所（甲方）與恒生某公司（乙方）簽訂《計算機信息系統集成合同》及《軟件委托開發合同》，約定：甲方為其天津文化藝術品交易所文化藝術品網上交易業務建立計算機信息系統，乙方為甲方提供所需的計算機信息化管理系統的開發及集成服務；甲乙雙方在履行本合同過程中應當保守商業秘密。2010年12月13日，天津交易所（甲方）就其天津文交所交易監控系統外包開發項目與恒生某某公司（乙方）簽訂《具體業務合同》，約定：甲方委托乙方對甲方天津文化藝術品交易所交易監控系統進行開發。王某某在恒生某某公司委托代理人一欄內進行了簽名。
2011年7月25日，恒生某某公司取得中華人民共和國國家版權局核發的計算機軟件著作權登記證書。天津市第一中級人民法院作出（2013）一中民五終字第0041號民事判決書，該判決書中認定天津交易所與恒生某某公司為“HUNDSUN份額化撮合交易系統軟件V1.0”的共同著作權人。
審理中，恒生某公司、恒生某某公司明確其主張的涉案商業秘密為：1、“份額化撮合交易系統軟件”源代碼及相關文檔；2、大宗某某現貨交易系統軟件（泛亞）源代碼及相關文檔；3、“份額化撮合交易系統軟件V2.0”軟件源代碼及相關文檔；4、“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”源代碼；5、“撮合交易系統監控系統”源代碼。
2013年3月20日，上海市科技咨詢服務中心出具技術鑒定意見并認為：恒生某某公司、恒生某某公司主張的上述五個軟件屬“不為公某所知悉”的技術信息；原、被告雙方的“份額化撮合交易系統軟件”基本屬同一個軟件；原、被告雙方的“大宗某某現貨交易系統軟件”屬同一個軟件；原、被告雙方的“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”屬同一軟件；7、原、被告雙方的“撮合交易系統監控系統”基本屬同一個軟件。
法院審理
原審法院審理認為：恒生某公司、恒生某某公司有權主張的商業秘密，其享有權某的計算機軟件，即“大宗某某現貨交易系統軟件”、“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”、“份額化撮合交易系統軟件”符合商業秘密的法定構成要件，應當認定涉案軟件為商業秘密。王某某以不正當手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密，并提供給天驕某某韻公司使用，其行為已經侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密。孫某某、沈某以不正當手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密，并提供給天驕某某韻公司使用，其行為侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密。天驕某某韻公司明知王某某、孫某某、沈某系不正當手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密，而予以使用，依法視為侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密。
綜上，原審法院依法判決：四被告立即停止侵犯兩原告公司商業秘密的行為，即立即停止使用“大宗某某現貨交易系統軟件”、“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”，并賠償兩原告經濟損失（含合理費乙）人民幣200000元。
上訴人天驕某某韻公司不服原審法院上述民事判決，向法院提起上訴。
法院認為：一、因恒生某公司、恒生某某公司提供了“大宗某某現貨交易系統軟件”、“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”的載體，且該兩軟件經鑒定系恒生某某公司、恒生某某公司自主研發的專有技術，在天驕某某韻公司未提供相反證據的情況下，原審法院認定恒生某公司、恒生某某公司為上述兩軟件的權某某具有事實依據。二、上海市科技咨詢服務中心出具滬科技咨詢服務中心（2012）鑒字第36號技術鑒定意見明確載明：“大宗某某現貨交易系統軟件”、“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”屬于“不為公某所知悉”的技術信息。因該鑒定結論系對涉案軟件具有合法鑒定資質的機構所出具，原審法院根據該鑒定結論，并結合上述軟件具有經濟性、實用性，能夠給權利人帶來經濟利益，以及恒生某公司、恒生某某公司對上述軟件采取的合理保密措施等事實認定上述軟件符合商業秘密的法定構成條件、系商業秘密正確。三、因王某某、孫某某、沈某等人曾任職于恒生某公司、恒生某某公司從事的技術研發，具有接觸、獲取上述兩項商業秘密的條件和機會，并在任職之時簽訂的相關保密協議中承諾離職后仍對其任職期間接觸、知悉和持有的一切保密資料承擔如同任職期間一樣的保密義務和不擅自使用有關秘密的義務，故在無合法依據的情況下，原審法院因在對沈某和孫某某的工作機進行證據保全中發現了含有“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”軟件的代碼和部分文檔而認定孫某某、沈某以不正當手段獲取恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密并無不當。同時，因證據保全時從天驕公司取得的三個移動硬盤中所包含的SVN服務器含有“大宗某某現貨交易系統軟件”以及“MEL0DY應用系統技術開發平臺軟件”軟件的代碼，法院結合王某某系天驕某某韻公司的股東、總經理職務，負責天驕某某韻公司設立在杭州的辦公場所的日常經營管理，王某某、孫某某、沈某等人均在2011年6、7月間從恒生某某公司離職后又都在天驕某某韻公司任職等事實，認為原審法院認定天驕某某韻公司明知王某某、孫某某、沈某以不正當手段獲取上述的商業秘密而予以使用，侵犯了恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密，并據此判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司立即停止侵權行為，并承擔賠償經濟損失的民事責任具有事實依據，符合我國反不正當競爭法第十條之規定。
綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依法判決：駁回上訴，維持原判。
專家點評
本案中，上訴人天驕某某韻公司主張其并未以不正當手段獲取并使用被上訴人恒生某公司、恒生某某公司的商業秘密，但并未提供充分證據，法院據此判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司對被上訴人權利的侵犯。在商業秘密侵權案件中，因雇傭跳槽員工而侵害原雇用單位商業秘密的現象屢見不鮮，很明顯，侵犯商業秘密應當是以用人單位明知其雇傭的跳槽人員知悉競爭對手的商業秘密為前提。那么，用人單位可否以與跳槽人員約定不使用原用人單位的商業秘密為由，抗辯商業秘密的侵犯呢？
根據《江蘇省高級人民法院關于審理商業秘密案件有關問題的意見》第十五條 的相關規定：“法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業秘密的，不能當然地成為法人或其他組織侵權免責事由”。可見，用人單位在雇傭屬于競爭對手的跳槽員工時，應當盡到一定的注意義務，不得僅以與員工做出不使用原用人單位的商業秘密為由，進行商業秘密侵權的抗辯。那么，用人單位在雇傭競爭對手的跳槽人員時，該如何做，才能最大程度地減少其侵犯商業秘密的可能呢？
首先，嚴格做好跳槽員工的聘用管理工作。跳槽員工一般都是一個企業的骨干力量，掌握著一個企業的關鍵技術和核心經營信息，對跳槽員工的雇傭很可能會被競爭對手認定為是“挖墻腳”的惡意競爭行為。因此，做好對這類員工的聘用工作，是杜絕因此而引發的一系列侵權糾紛的有利途徑。對此，企業管理部門可以要求跳槽人員提供原單位的《退工證明》等手續，以證明企業不存在雇傭未解除勞動關系的員工的不當行為；同時企業還可以制作專用《調查書》、《保證書》，對員工的真實履職情況進行充分的調查，并要求員工確保真實保證，并做好相關存檔工作，以免發生糾紛時能夠更好地保護企業的利益。
其次，提高自身法律意識，杜絕使用有關競爭對手商業秘密的材料和信息。在使用跳槽人員提供的信息前，應充分了解其信息的來源，并要求提供者出具來源合法的書面《說明》，避免使用跳槽職工帶來的原單位的商業秘密。同時做好跳槽員工商業秘密侵權教育工作，告知跳槽員工不要在工作過程中使用原單位的商業秘密，更不要將載有原單位商業秘密的U盤或者其他載體內容拷貝到企業的工作電腦上。
最后，企業本身也要做好“不侵權訴訟”的防范，以防止商業競爭中有可能發生的競爭對手的惡意詆毀行為。在商業秘密的保護過程中，有一些權利人為了打擊競爭對手、謀取市場份額，有時也會采取惡意訴訟的方式來制止權利人對合法信息的使用。對此，企業可以通過保存合法權利的相關證據的形式，如保存好企業通過反向工程或其他正當途徑掌握他人商業秘密的所有材料，以證明其自身合法權利。對此，企業在必要時還可以進行公證，進一步確認該證據的法律效力。
對企業進行商業秘密保護的建議
商業秘密權是權利人的一項知識產權，權利人以外的其他任何人都有適當的注意義務。企業在進行市場經營行為時，應當以不損害他人的商業秘密為行為準則，尤其是與權利人具有競爭關系的經營者。因此，用人單位在雇傭屬于競爭對手的跳槽員工時，應當盡到一定的注意義務，不得僅以與員工做出不使用原用人單位的商業秘密為由，進行商業秘密侵權的抗辯。同時企業在雇傭有競爭力的跳槽員工時，也應當做好“不侵權訴訟”的防范，妥善保留好其合法獲取商業秘密的相關資料，以抵御競爭對手以“僅發出警告”為手段采取的不正當競爭手段。
相關商業秘密專項法律問題
1、商業秘密的認定？
根據《反不正當競爭法》第十條的規定：“本條所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。”因此，權利人主張以商業秘密的形式保護的商業秘密信息，應當具有秘密性、經濟性、保密性和實用性四個特征。
本案中，涉案軟件是恒生某公司、恒生某某公司根據用戶業務需求研發完成的技術信息，能投入實際運用，具有一定的業務市場，能給權利人帶來經濟利益，具有經濟性、實用性；經鑒定，涉案軟件，他人難以通過查閱該領域公開的文獻或資料直接容易獲得，且該未對外公開的技術信息不為該專業領域一般技術人員普遍了解和掌握，是恒生某公司、恒生某某公司自主研發的專有技術，屬“不為公某所知悉”的技術信息，即具有秘密性；且恒生某公司、恒生某某公司對涉案軟件采取了簽訂保密協議等合理的保密措施（如與職工簽訂保密協議，包括職工在離職時有嚴格的交接手續以及離職后的保密承諾；在軟件委托開發合同等合同中約定相關保密義務等），具有保密性。故法院對兩被上訴企業提出的涉案軟件符合商業秘密的法定構成要件，應當認定為商業秘密的主張予以支持。
2、損害賠償的計算標準？
根據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條第一款規定：確定反不正當競爭法第十條規定的侵犯商業秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行。
根據《中華人民共和國專利法》第六十五條規定，侵犯專利權的賠償數額按照權某某因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
本案中，因恒生某公司、恒生某公司沒有證據證明其因侵權所受到的損失或者王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻公司因侵權所獲得的利益，故法院在綜合考慮本案所侵犯的商業秘密類型（計算機軟件）、侵權軟件的數量；天驕某某韻公司的經營規模；各侵權行為人的主觀過錯；侵權行為的性質；侵權行為持續的時間、造成的不良后果及恒生某某公司維權的合理費用的基礎上，判決王某某、孫某某、沈某、天驕某某韻軟件某某責任公司賠償恒生某公司、恒生某某公司經濟損失（含合理費乙）人民幣200000元。
法條鏈接
1、《江蘇省高級人民法院關于審理商業秘密案件有關問題的意見》
第十五條 法人或其他組織與被聘用人在合同中約定不使用被聘用人掌握的他人商業秘密的，不能當然地成為法人或其他組織侵權免責事由。
2、《反不正當競爭法》
第十條 本條所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。
3、《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》
第十七條 確定反不正當競爭法第十條規定的侵犯商業秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權的損害賠償額的方法進行。
編者注：本文摘自北京市安理律師事務所唐青林主編的《商業秘密百案評析與保密體系建設指南》(中國法制出版社出版)。此處本文做了大范圍的刪減處理，需看全文，請購買參閱該書正版書籍之完整內容。唐青林律師近年來辦理了大量涉及侵犯商業秘密的民事、刑事案件，在商業秘密法律領域積累了較豐富的實踐經驗，并創辦了商業秘密專業律師網（www.ruclawyer.com）；專業論文曾發表在最高人民法院民一庭主編的《民事審判指導與參考》，曾代理多起最高人民法院審理的案件并獲勝訴判決。歡迎切磋交流，郵箱：18601900636@163.com，電話：18601900636。
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