[ 唐青林 ]——(2014-7-2) / 已閱15118次
員工離職后，可否繼續使用原單位的技術秘密 ——方某某等與山東DX七廠有限責任公司侵犯商業秘密糾紛上訴案
案件要旨
職工離職后，利用其任職時掌握和接觸的原單位的商業秘密，并在此基礎上做出新的技術成果或創新，有權就新的技術成果或創新予以實施或者使用；但是離職員工在實施或者使用其在原單位商業秘密的基礎上研究、開發的新技術時，如須同時利用原單位的商業秘密的，應當征得原單位的同意，并支付相應的使用費。
基本案情
被上訴人山東DX七廠有限責任公司（以下簡稱DX公司）多年來從事微量元素分析儀器及醫療電子儀器的生產和銷售，MP系列溶出分析儀是其主導產品，在原MP—1型溶出分析儀的基礎上，一九九七年六月經過升級換代的MP—2型溶出分析儀投產。張文祥在DX公司從事溶出分析儀的技術工作。李汝鋒從事過化學分析及銷售工作，掌握溶出分析儀的化學方法。二人同DX公司簽訂的勞動合同中都有保密約定和競業限制條款。DX公司還制定了嚴格的檔案管理制度，規定了保密守則。
李汝鋒、呂興峰借用他人名義成立合伙企業“濟寧得力分析儀儀器廠”，生產同DX公司相同產品“得微量元素分析儀”。DX公司向濟寧市公安局市中區分局報案稱李汝鋒等侵犯了其商業秘密，偵查人員在李汝鋒處獲取濟寧得力分析儀儀器廠生產的“微量元素分析儀器”的電路原理方框圖一份，該圖紙與DX公司圖紙作比較，經濟寧產品質量監督檢驗所鑒定，兩種產品在基本原理、電路結構上一致。李汝鋒承認向有關單位銷售了數臺得量元素分析儀。
濟寧市公安局市中區分局于2004年6月22日委托司法鑒定，山東知識產權司法鑒定中心作出魯知司鑒中（2004）密鑒字第103號司法鑒定書，李汝鋒等以公安機關沒有在期限內讓其提出異議，原鑒定書不能作為證據使用，申請重新鑒定，原審法院同意了其申請，經征求當事人雙方同意，重新委托北京九州世初知識產權司法鑒定中心進行鑒定，按照當事人雙方均同意的鑒定方案，鑒定結論認為，如下技術信息屬于公知技術信息：1、兩個相同的一次微分電路的串聯；2、每級微分電路后面還連接有低通濾波器電路；3、集成電路所用的型號均為TL082。如下技術信息屬于非公知技術信息：由集成電路U33A、U33B、U34A、U34B及其周圍的電阻、電容元件串聯組成。當事人對該鑒定結論均無異議。
法院審理
原審法院認為，經過鑒定，DX公司生產的溶出分析儀具有新穎性、非公知性，具有價值性和實用性，符合不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益的條件。且DX公司在檔案管理規定中規定了保密規則，在與李汝鋒等的勞動合同中，約定了保密條款和競業限制，應認定采取了保密措施。據此，能夠認定MP-2型溶出分析儀具有商業秘密。李汝鋒等生產了與DX公司產品性能、功能、基本原理、電路結構基本相一致的產品，李汝鋒等并沒有提供自己研發的圖紙資料原件和電子版及其他相關資料，故其所稱其產品系自行研發的理由不能成立，應認定李汝鋒等侵犯了DX公司的商業秘密。法院依法判決：李汝鋒、方某某停止生產銷售侵權產品并賠償DX公司經濟損失5萬元。
上訴人李汝鋒、方某某不服上述判決，提起上訴，請求撤銷原審判決，改判李汝鋒、方某某沒有侵犯DX公司商業秘密，不承擔民事責任。主要理由如下：1、經鑒定，二次微分技術在公開出版物中早已公開，并且被廣泛應用，屬于公知技術。2、DX公司溶出分析儀的“二次微分電路”部分的電路具體設計參數組成屬于非公知技術，但DX公司僅以一張沒有具體參數的“二次微分電路”的原理圖來證明李汝鋒、方某某使用了與其相同的技術信息，沒有證據證明被控侵權物采用了與DX公司一樣的電阻、電容具體參數組成，不能認定李汝鋒、方某某侵犯了DX公司的商業秘密。3、DX公司提出侵犯商業秘密主張，應承擔舉證責任，DX公司不能舉證證明，應當承擔不利后果。4、原審財產保全的是張文祥的財產，原審判決張文祥不承擔侵權責任，卻判決李汝鋒、方某某承擔財產保全費3140元，不當。
二審查明：1、DX公司主張保護的商業秘密為溶出分析儀使用的二次微分技術中集成電路U33A、U33B、U34A、U34B及其周圍的電阻電容元件串聯組成及電阻電容元器件的特定參數。其證據只有己方電路圖一張。2、DX公司自認其1991年電位溶出分析儀發明專利中包含了該電路圖。3、DX公司自認其生產的商品實物記載了上述元器件的具體參數，打開產品即可看見。4、DX公司主張其采取的保密措施是公司的檔案管理制度和DX公司與李汝鋒的勞動合同，但是自認該兩個證據均未明確載明涉案其主張的商業秘密名稱及內容。5、被控侵權物為被控侵權商品的電路圖一張，沒有被控侵權實物證據。該被控侵權的電路圖中除記載了100K阻值外沒有記載其他電阻、電容元器件的任何具體參數。6、方某某并非DX公司員工，沒有接觸DX公司主張的商業秘密的條件，李汝鋒曾經是DX公司的工作人員，但是其工作職責是銷售和售后服務，涉案的技術信息是DX公司生產環節使用的，李汝鋒接觸的是產品成品，在成品產出前李汝鋒應當無法接觸到有關信息。
法院認為，一、關于李汝鋒、方某某是否侵犯了DX公司的商業秘密問題。
1、DX公司主張他人侵犯其商業秘密，應當首先證明其涉案技術信息構成商業秘密。但是：第一，DX公司本案主張的“商業秘密”信息已經其1991年電位溶出分析儀發明專利文獻公開，且DX公司自己生產的商品上記載了元器件的詳細特定參數，打開商品即可看見。因此，DX公司主張的技術信息通過公開渠道即可獲得，不具備“不為公眾所知悉”的特征；第二，DX公司用以證明采取保密措施的證據均不涉及涉案技術信息的名稱及內容，不能證明其對技術信息采取了具體的保密措施，其技術信息缺乏“權利人采取保密措施”的特征。綜上，DX公司主張的技術信息不符合《中華人民共和國反不正當競爭法》規定的商業秘密的構成要件，不構成商業秘密。
2、李汝鋒、方某某不存在侵犯DX公司所謂“商業秘密”的行為。第一，被控侵權物僅僅是電路圖一張，沒有被控侵權實物。DX公司自認該被控侵權的電路圖中僅僅記載了100K阻值，沒有記載元器件任何特定參數。而這些元器件的特定參數正是DX公司主張的商業秘密的組成部分。可見，DX公司沒有證據證明被控侵權物使用的技術信息與其主張的商業秘密一致或者相似的事實。第二，李汝鋒工作職責為銷售和售后服務，而成品一旦對外銷售，有關技術信息就喪失了“不為公眾所知悉”的秘密性，且DX公司主張的技術信息尚存在已經被公開的其他事實。即，涉案有關技術信息已經不是商業秘密。方某某不是DX公司工作人員，無法接觸到DX公司生產過程中的技術信息。可見，李汝鋒、方某某都沒有接觸DX公司主張的“商業秘密”的事實。綜上，李汝鋒、方某某不存在侵犯DX公司商業秘密行為。
二、關于原審判決確定的財產保全費的負擔是否合理問題。
由于李汝鋒、方某某不存在侵犯DX公司商業秘密行為，DX公司的訴訟請求不成立，包括財產保全費在內的有關訴訟費用均不應由李汝鋒、方某某負擔。
綜上所述，上訴人李汝鋒、方某某的上訴理由成立，其上訴請求應予支持。被上訴人DX公司主張的其涉案技術信息不構成商業秘密，李汝鋒、方某某沒有侵犯其商業秘密。原審判決認定事實錯誤，適用法律不當，應予糾正。法院依法判決：撤銷山東省濟寧市中級人民法院（2007）濟民五初字第33號民事判決；駁回DX公司的訴訟請求。
專家點評
本案中，雖然法院以涉案技術早已在1991年就經電位溶出分析儀發明文獻中公開，不具備“不為公眾所知悉性”而否定了被上訴人DX公司對涉案技術信息的商業秘密保密主張，但是如本例所示，員工因為掌握著企業的商業秘密，離職后又加以使用，因此而侵犯企業的商業秘密的情形已是非常常見。一項技術信息，作為企業的商業秘密，自然應當為企業所享有。但不可否認的是，員工作為技術的直接操作者，一旦掌握企業的相關技術信息，必定是作為自身的一項技能所知悉，很難說離開企業后就永遠不再使用。那么。對于企業的商業秘密保護的技術信息，離職員工離職后能否繼續使用呢？
根據原國家科委《關于加強科技人員流動中技術秘密管理的若干意見》第九條的規定：“科技人員或者其他有關人員在離開原單位后，利用在原單位掌握或接觸的由原單位所擁有的技術秘密，并在此基礎上作出新的技術成果或技術創新，有權就新的技術成果或技術創新予以實施或者使用，但在實施或者使用時利用了原單位所擁有的，且其本人開發的新的技術成果或技術創新的，有關人員和用人單位應當承擔相應的法律責任”。
根據《河南省高級人民法院商業秘密侵權糾紛案件審理的若干指導意見(試行)》第九條的規定：“商業秘密侵權訴訟中合法取得商業秘密的人后續開發問題2.職工離職后，利用其任職時掌握和接觸的原單位的商業秘密，并在此基礎上作出新的技術成果或創新，有權就新的技術成果或創新予以實施或者使用。3.離職職工實施或者使用其在原單位商業秘密基礎研究、開發的新技術時，如須同時利用原單位商業秘密的，應征得原單位的同意，并支付相應的使用費”。
可見，我國法律并未絕對禁止員工離開原單位后在有限的范圍內使用原單位技術秘密的權利。反而規定，職工離職后，利用其任職時掌握和接觸的原單位的商業秘密，并在此基礎上做出新的技術成果或創新，有權就新的技術成果或創新予以實施或者使用；但是離職員工在實施或者使用其在原單位商業秘密的基礎上研究、開發的新技術時，如須同時利用原單位的商業秘密的，應當征得原單位的同意，并支付相應的使用費。
因此，員工離職后，對其所掌握的原單位的商業秘密，在征得原單位的同意并且支付一定使用費的基礎上，是可以進行適度使用的，但應當將使用限定在合理的范圍之內，即絕不能將相關技術信息運用于有競爭關系的經營業務中，否則，則很可能構成商業秘密的侵權。
對企業進行商業秘密保護的建議
由于我國法律并未絕對禁止離職員工對原企業技術秘密的絕對使用，因此，在掌握有企業重要技術信息的重要員工離職時，企業尤其應當做好相關人員的離職保密工作。未簽訂保密協議和競業禁止協議的，應當與員工補簽《離職承諾書》，明確離職員工的保密義務，并對具有保密義務的商業秘密的范圍、內容、期限以及違約責任等做出明確的約定，并適當履行自己的競業禁止義務；對于允許離職員工使用的技術信息的，應當對允許其使用的信息的范疇予以明確，并要求其支付相應的使用費。
相關商業秘密專項法律問題
1、“不為公眾所知悉”的判定？
根據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第九條規定：“有關信息不為其所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得，應當認定為反不正當競爭法第十條第三款規定的’不為公眾所知悉’。 具有下列情形之一的，可以認定有關信息不構成不為公眾所知悉：（三）該信息已經在公開出版物或者其他媒體上公開披露。”
本案中，DX公司涉案主張的“商業秘密”信息已經其1991年電位溶出分析儀發明專利文獻公開，且DX公司自己生產的商品上記載了元器件的詳細特定參數，打開商品即可看見。因此，法院認為，DX公司主張的技術信息不具有“不為公眾所知悉”的特征。
2、商業秘密的認定？
根據《反不正當競爭法》第十條的規定：“本條所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息”。根據《江蘇省高級人民法院侵犯商業秘密糾紛案件審理指南（2010）》2.4的規定：“審查一項商業信息是否符合商業秘密的構成要件，應依據《反不正當競爭法》第十條第三款、《反不正當競爭法司法解釋》第九條、第十條、第十一條、第十三條第一款規定內容，審查該信息是否具備“不為公眾所知悉”、 “價值性”、 “保密措施”要件，全部具備以上要件的，應認定構成商業秘密”。
本案中，涉案主張的“商業秘密”，不具備“不為公眾所知悉性”；且DX公司用以證明采取保密措施的證據均不涉及涉案技術信息的名稱及內容，不能證明其對技術信息采取了具體的保密措施。故法院對涉案信息構成商業秘密的主張不予認可。
法條鏈接
1、《關于加強科技人員流動中技術秘密管理的若干意見》
九、科技人員或者其他有關人員在離開原單位后，利用在原單位掌握或接觸的由原單位所擁有的技術秘密，并在此基礎上作出新的技術成果或技術創新，有權就新的技術成果或技術創新予以實施或者使用，但在實施或者使用時利用了原單位所擁有的，且其本人開發的新的技術成果或技術創新的，有關人員和用人單位應當承擔相應的法律責任。
2、《反不正當競爭法》
第十條 本條所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。
3、《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》
第九條 有關信息不為其所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得，應當認定為反不正當競爭法第十條第三款規定的“不為公眾所知悉”。
具有下列情形之一的，可以認定有關信息不構成不為公眾所知悉：
（三）該信息已經在公開出版物或者其他媒體上公開披露；
4、《河南省高級人民法院商業秘密侵權糾紛案件審理的若干指導意見(試行)》
九、商業秘密侵權訴訟中合法取得商業秘密的人后續開發問題
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