[ 王勁松 ]——(2002-1-13) / 已閱20101次
依法保護專利權人發明專利公布后授權前獲取使用費的權利
【案情】
原告蔣某于1994年12月26日向國家專利局提出了一項名為“有線電視機上變頻器的制作法”的發明專利申請，專利申請號為94111546.1。1996年7月31日，國家專利局將該發明專利申請以同名稱公開，權利要求一項，為“一種有線電視機上變頻器的制作方法，本發明的特征在于：對有線電視終端各頻道信號輸入，先分成兩路，一路和本振的輸出都加到混頻器對應輸入端，本振定適當頻率，使增補頻道的混頻處于UHF電視頻段內，混頻器的輸出接到UV頻段混合器的UHF輸入端，經UV頻段混合器的高通電路選通；另一路直接加到UV頻段混合器VHF輸入端，經其低通電路選通并與UHF頻段混合，輸出按電視頻道頻率配置標準分布的VHF、UHF兩個頻段的各頻道電視信號。”
1999年9月29日，國家知識產權局對該發明專利予以授權公告，公告發明名稱為“有線電視終端信號的處理方法及其裝置”，專利號為94111546.1，專利權人為蔣某。該發明專利的權利要求有二項，分別為“1、一種有線電視終端信號的處理方法，其特征在于將有線電視終端信號先用分配器或帶通濾波器分成兩路，其中一路與頻率大于或等于247MHz的本振信號進行混頻，使增補頻道混頻上移后的和頻信號處于UHF電視頻段內，然后經UV頻段混合器的UHF頻段高通濾波器選擇得到原來信號中大于223MHz的各增補頻道信號的和頻信號，即變成大于470MHz的UHF頻段電視信號；另一路直接經UV頻段混合器的VHF低通濾波器選擇得到小于223MHz的即1－12頻道的原來信號；上述兩路處理后的信號混合輸出即為提供給用戶電視機的按電視頻道頻率配置標準分布的VHF、UHF兩個頻段的各頻道電視信號。2、一種有線電視終端信號的處理裝置，它包括有分配器或帶通濾波器、混頻器、本振信號源和UV頻段混合器，其特征在于本振信號源為一振蕩頻率大于或等于247MHz的振蕩電路，UV頻段混合器由UHF頻段高通濾波器和VHF頻段低通濾波器組成，其中UHF高通濾波器為一頻帶范圍大于470MHz的濾波電路，VHF頻段低通濾波器為一頻帶范圍小于223NHz的濾波電路，有線電視終端信號與分配器或帶通濾波器的輸入相連，分配器或帶通濾波器分兩路輸出，其中一路與混頻器的信號輸入端相連，混頻器的另一信號輸入端與本振信號源的輸出端相連，混頻器的輸出端與UV頻段混合器的UHF頻段高通濾波器的輸入端相連，分配器或帶通濾波器的另一路輸出和UV頻段混合器的VHF頻段低通濾波器的輸入端相連，UV頻段混合器的高通濾波器和低通濾波器的公共連接點即為本裝置的信號輸出端。”
1995年7月20日，原告蔣某與被告李某、金某簽訂了一份《南京金桐電器技術中心合同章程》，約定各方共同投資經營金桐中心，決定以三萬元獨家引由蔣某研制的CATV增補頻道儀，該技術于94年12月申請專利，該專利獲得后為所公有。該中心投資總額為3萬元，蔣某與被告李某、金某各占40％，30％和30％。1995年8月4日，工商局批準了名為全民實為個體的金富祥廠作為主管部門申請成立的金桐中心，經濟性質為全民，注冊資金為20萬元。1995年11月28日，金桐中心變更名稱為金桐廠。
1995年12月11日，原告蔣某與被告李某、金某簽訂了一份備忘錄，約定“一、經總資產核算，原金桐電器技術中心的130臺熊貓貨款歸蔣某所有（含稅），其余帳上資金及財產歸金某、李某共有。二、蔣自謀出路，以后一切行為與金桐電器技術中心無關。三、原三人合同章程作廢，原集體不支付蔣某專利費用。94111546.1專利歸蔣某個人所有。四、金某、李某不再使用該專利技術生產產品。”1999年6月29日，金桐廠在工商局注銷。
1996年1月26日金桐廠在《服務導報》上刊登廣告，稱GP－870型有線電視增臺器每臺價格為178元，10臺以上8折優惠。自1996年至1999年，金桐廠通過鐵路運輸向各地發送了15776公斤貨物，在托運單上記明的品名有儀器和配件等種類。
原告蔣某于1999年9月11日向南京市中級人民法院提起訴訟稱，原告于1996年9月發現金桐中心，被告李某、金某未經原告同意，以生產經營為目的，使用原告的專利技術大肆制造、銷售有線電視增臺器，直至專利授權公告之日，從未向原告支付臨時使用費。被告的行為給原告造成了巨大的經濟損失，請求判令被告李某、金某承擔應由金桐廠負擔的支付臨時使用費160萬元的責任等。
【審判】
審理中，江蘇省技術鑒定委員會根據南京市中級人民法院的委托對本案技術問題作出鑒定結論認為，金桐廠產品的技術方案與原告專利技術方案一致，也與原告申請公開文件的技術方案一致。
南京市中級人民法院經審理認為：
由于涉案的94111546.1 號專利系發明專利，因此在發明專利申請公布之后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。此段時期對專利申請的保護，可稱之為“臨時保護”。 原告可以向金桐廠提出發明專利臨時保護的訴訟請求。
金桐廠系原告蔣某和被告李某、金某組成的個人合伙。1995年12月11日三方所簽訂的備忘錄，應視為原告蔣某退伙，原合伙金桐廠由被告李某、金某繼續合伙經營。因此，金桐廠的合伙人被告李某、金某應當對合伙存續期間產生的債務承擔連帶清償責任。
金桐廠所生產、銷售的GP－870型有線電視增臺器的技術方案與原告蔣某的專利技術方案一致，金桐廠應當向原告支付適當的使用費。由于金桐廠已被注銷，根據前述金桐廠系個人合伙的性質，故其給付責任應當由其合伙人即被告李某、金某承擔。
依照《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第十三條、第五十九條第一款，《中華人民共和國民法通則》第三十五條的規定，南京市中級人民法院作出如下判決：
被告李某、被告金某承擔應由金桐廠負擔的支付發明專利臨時保護期間使用費的責任，向原告蔣某支付發明專利臨時保護期間使用費540000元，于本判決生效后三十日內給付；（下略）
被告李某不服一審判決，向江蘇省高級人民法院提起上訴稱：一審判決認定金桐廠性質系個人合伙，與事實不符，沒有法律依據；本案對金桐廠的訴訟已超過訴訟時效；一審判決李某承擔54萬元臨時保護期使用費沒有依據。
江蘇省高級人民法院審理認為：作為發明專利申請公布后的臨時保護期使用費的糾紛的訴訟時效的起始日期應當從授予其專利權之日。原審判決由合伙人李某、金某承擔金桐廠合伙存續期間支付蔣某專利臨時保護期使用費的連帶責任并無不當。由于李某能夠提供而拒不提供相關證據，應認定GP—870型增臺器在不同時期的銷售價格位于80元至178元之間。原判確定使用費為每臺20元是合理的，認定臨時保護期使用費為54萬元并無不當。遂判決維持了南京市中級人民法院的判決。
【評析】
1、 發明專利權臨時保護的范圍
對專利權的保護，應當從該專利的授權公告日開始。但對于發明專利而言，在專利申請日起滿十八個月后，專利局將公布該專利方案，此時距專利正式被授權尚頗具時日。在此階段，如果有單位或者個人擅自按照公布的技術方案進行生產，勢必影響專利權人授權后的合法利益。因此，《專利法》第13條的規定，“發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用”。此段時期對專利申請的保護，一般稱之為“臨時保護”。當該申請被授予專利權后，就應當對其進行專利保護了。
對于已授權的發明專利權的保護范圍應以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。而發明專利公布的權利要求的內容往往不是一成不變的，而是有可能比授權后的權利要求的范圍更大或者更小。那么應當如何確定發明專利權臨時保護的范圍呢？
臨時保護的保護范圍應當區分具體情況而加以確定，即“如果授權時的權利要求或者在經過異議程序（撤銷程序）修改后的權利要求的保護范圍大于公開的專利申請的權利要求所確定的保護范圍，專利申請的臨時保護仍以公開文本為準；反之，如果授權時的權利要求或者經過異議程序（撤銷程序）修改后的權利要求的保護范圍小于公開的專利申請的權利要求所確定的保護范圍，臨時保護就必須以縮小后的權利要求為準”（《專利權的保護》，尹新天著，專利文獻出版社1998年出版）。因為在授予專利權之前公眾只能看到公開的權利要求，他們有權根據公開的權利要求來決定采取何種實施行為，如果授權后的權利要求擴大了保護范圍，則不應當對臨時保護的范圍產生影響，否則對于公眾而言，將是極為不公平的。
本案原告蔣某專利申請公開的權利要求和授權后的權利要求已如前述，對比二者的保護范圍，可以看出專利申請公開的權利要求的主題是“變頻器的制作方法”，但其特征所闡述的實際上是有線電視終端信號的處理方法，并且用語外延極大，必然地導致權利保護范圍很廣；而授權后的權利要求所闡述的一是有線電視終端信號的處理方法，一是有線電視終端信號的處理裝置，同時對許多技術特征作了非常明確的限定，縮小了權利保護范圍。因此，對于二者，前者保護范圍廣，但實際上未涉及變頻器的制作方法，后者保護范圍較小，但增加了處理裝置的權利要求。由于后者具有二個獨立權利要求，可以分開比較和處理，因此，相對于“信號處理方法”部分而言，后者的保護范圍小于前者，所以臨時保護的范圍應當以后者的第一項獨立權利要求所載明的保護范圍為準，而不涉及處理裝置。
2、 臨時保護的訴訟時效
臨時保護是對發明專利的一段特殊時期的一種特殊保護，它的前提條件是該發明專利申請最終被授予專利權。如果該發明專利申請沒有被授權，就說明該申請可能是公知技術，或者是申請人放棄了對它進行專利保護的愿望，因此，任何單位或個人按照該技術方案實施，都不能認為是侵犯或影響了申請人的專利權利，也就談不上對申請人給予特殊保護。所以，臨時保護申請的提出，應以發明專利權的授予為前提，在專利權授予前，申請人是不能提出臨時保護的申請的。
但是我們知道，發明專利自公布至授權，是一個相當長的時間，極有可能超過二年，所以在訴訟中，訴訟時效問題就變得突出了。二審法院認為臨時保護的訴訟時間應當從授予專利權之日起計算，是十分正確的。它充分反映了對發明專利權臨時保護的特殊性。
3、 臨時保護使用費的計算。
臨時保護期間，其他單位或者個人實施專利方案的行為，不是侵犯專利權的行為，自是不爭之論。這種行為，是對專利權人可能獲得的專利利益的一種不利影響。因為專利權人在提出專利申請之后，就可以按其方案實施，其他人的實施行為勢必影響專利權人的市場份額，對專利權人造成不利益，因此有必要對專利權人給予相應的補償，即《專利法》所規定的“適當的費用”。
適當的費用的費用應當如何理解。首先，不應當將其與侵犯專利權的侵權賠償相等同。我們知道，對于侵權賠償，我國采取的是填平原則，即專利權人有多少損失，侵權人就應當給予多少賠償。當然，在司法實踐操作中，更多的是按照侵權人獲利的情況決定賠償額的，即侵權人獲得多少侵權利潤，就應當向專利權人賠償多少損失。從理論上來說，侵權利潤與專利權人的損失是大致相當的，但也不能排除侵權利潤高于專利權人的損失的情況。因此，在司法實踐中，侵權人的承擔賠償責任的結果往往是被剝奪全部侵權利潤。由于臨時保護期間不存在專利權問題，所以不應剝奪實施人的全部利潤。
其次，適當的費用應當是對專利權人和實施人利益的平衡。專利權人發明了技術方案，付出了勞動，應當獲得相應的報酬；實施人實施時，雖然專利申請尚未被授權，不構成專利侵權，但畢竟使用了專利權人技術方案，并且該方案不是公知公用技術，所以也應當支付一定的報酬。因此，法院在決定適當的費用時，應當充分考慮到二者利益的平衡，既要讓專利權人的知識產權得到應有的尊重和回報，也應給實施人保留一定的利益。
本案中，被告金某提出，對于臨時保護的費用，只有當專利權人（申請人）在專利公開后向有關當事人進行提示或警告后才能收取，而本案中，原告從來沒有向金桐廠提示或警告有涉案專利公開一事，故金桐廠不應承擔給付使用費的責任。并稱日本等國的專利法亦有如此規定。事實上，我國法律并未規定專利權人（申請人）必須向對方當事人提示或警告后才有權要求對方支付臨時使用費；日本專利法第六十五條之三規定“專利申請人在申請公開后出示記載有關專利申請發明內容的書面材料提出警告時，對于在警告后申請公告前以實施為業的發明者，如該發明為專利發明，可以請求支付相應的通常接受的補償金。即使在未提出該警告的情況下，對于已知有關申請公開的專利申請的發明在申請公告前以實施發明為業者，也可同樣處理”。該規定已經明確了警告與否并不影響專利權人（申請人）向對方提出要求給付臨時使用費的請求的有效性。因為作為專利權人以外的公眾而言，有義務注意到其所實施的技術方案是有可能獲得專利權的。既使退一步而言，在原告蔣某退伙時與被告李某、金某所簽訂的備忘錄中，已明確規定了被告李某、金某不得再使用原告已申請專利的技術生產產品。該備忘錄雖然簽訂于涉案專利公開之前，但其效力應當一直持續到該備忘錄修改或廢止之時。因此，備忘錄中的條款事實上完全可以認為是對被告金桐廠、被告李某、金某的警告。由于個人合伙的金桐廠已經不存在，故其給付責任應當由其合伙人即被告李某、金某承擔。
原告蔣某要求每臺增臺器收取使用費20元，一審法院認為金桐廠在報紙上刊登廣告時稱增臺器價格為165元至178元，考慮產品的實際成本、銷售利潤等情況，每臺收取使用費20元的主張是合理的。即以每臺20元的使用費乘以27000臺的數量，確定了給付使用費的數額為54萬元。
案例提供單位：江蘇省南京市中級人民法院
王勁松 025-3782376
